특허출원/등록

지식재산권 국내출원 및 등록업무

- 특허, 실용신안, 상표, 디자인 출원 및 등록

- 출원 전 선행기술 조사 및 정보검색

 

지식재산권 해외 특허권 획득 업무

- PCT 국제 출원

- 각 국가별 해외 특허 출원 및 등록

 

지식재산권 분쟁, 소송 및 계약 업무

- 무효 및 권리범위 확인 심판

- 침해소송, 특허법원 소제기 및 대법원 상고

- 경고장, 각종 답변서 및 계약서 작성

 

지식재산권 권리이전 및 사용권 설정에 대한 업무

- 특허, 실용신안, 상표, 디자인 권리이전

- 특허, 실용신안, 상표, 디자인에 대한 전용 및 통상 실시권 설정

 

지식재산권 컨설팅 업무

- 고객의 핵심기술 및 노하우 발굴 및 권리화

- 경쟁사 지적재산권 조사 및 분석

- 분쟁회피 및 대응방안 수립

- 고객의 개발전략 및 지적재산권 포트폴리오 설계

 

지식재산권 조사 업무

- 선행기술조사 및 Patent Map 작성 업무

특허란

특허제도의 목적

특허제도는 발명을 보호·장려함으로써 국가산업의 발전을 도모하기 위한 제도이며 (특허법 제1조) 이를 달성하기 위하여 「기술공개의 대가로 특허권을 부여」하는 것을 구체적인 수단으로 사용

기술공개 → 기술축적, 공개기술 활용 → 산업발전

독점권부여 → 사업화촉진, 발명의욕 고취 → 산업발전

 

특허요건

특허권을 받기 위하여 출원발명이 갖추어야 할 요건

출원발명은 산업에 이용할 수 있어야 하며(산업상 이용가능성)

출원하기 전에 이미 알려진 기술(선행기술)이 아니어야 하고(신규성)

선행기술과 다른 것이라 하더라도 그 선행기술로부터 쉽게 생각해 낼 수 없는 것이어야 함(진보성)

 

특허권의 효력

특허권은 설정등록을 통해 효력 발생하며 존속기간은 출원일로부터 20년(실용신안권 10년)

권리를 획득한 국가 내에만 효력발생 (속지주의)

 

특허를 받을 수 있는 사람

원칙적으로 발명자는 특허를 받을 수 있는 권리를 갖습니다. 다만, 발명자가 아닌 경우라해도 발명자로부터 적법한 절차에 의해 특허받을 수 있는 권리를 승계받은 자는 특허를 받을 수 있는 권리를 갖습니다.

 

특허출원시에 필요한 자료

특허출원서, 명세서, 도면, 위임장, 수수료, 사업자등록증, 발명자 인적사항

 

특허출원시 심사

특허출원된 모든 출원발명에 대해 심사가 개시되는 것은 아닙니다. 출원된 발명에 대해서 심사청구가 있는 경우에 한하여 그 심사청구된 순위에 따라 심사가 개시됩니다.

 

출원인은 심사관이 지적한 거절이유를 극복하기 위해서 의견서, 보정서, 분할, 변경출원 등의 사후적인 절차를 밟음으로써 지적된 거절이유를 극복하기 위한 노력이 필요합니다. 이러한 거절이유를 극복하기 위한 출원인의 노력에도 불구하고 특허요건에 부합되지 않는 요소가 해소되지 않은 경우에는 심사관은 심사의 최종처분의 하나인 거절결정을 합니다.

 

이에 대해 출원인은 심판, 특허법원, 대법원에 순차적으로 불복할 수 있습니다. 이와 달리, 심사관의 심사결과 특허출원발명이 일정한 방식과 절차에 따라 출원되었고, 더 이상의 거절이유를 발견할 수 없는 경우에는 특허결정을 하게 됩니다.

 

설정등록과 등록공고

특허결정이 되면 출원인은 등록료를 납부하여 특허권을 설정등록. 이때부터 권리가 발생됨

설정등록된 특허출원 내용을 등록공고로 발행하여 일반인에게 공표함

 

특허등록

심사관의 특허결정 처분이 있고, 3개월 내에 특허권 설정등록료를 납부하면, 특허청장은 직권으로 설정등록을 하며, 이로써 특허권이 발생합니다.

특허권 설정등록료를 추납기간을 포함한 법정 납부기간 납부하지 않은 경우에는 특허출원은 포기한 것으로 간주되므로, 특허권 설정등록료 납부에 각별한 주의가 요망됩니다.

 

특허권의 유지를 위한 연차료 납부

4년차 등록료부터는 새로운 연차가 시작되기 전에 권리자가 등록료를 자진 납부하여야 합니다.

 

권리존속 기간

출원일로부터 20년

실용신안이란

실용신안권은 실용신안권자의 독점 배타적인 실용신안 고안의 실시를 보장하는 산업재산권의 대표적인 권리로서, 실용신안권자는 실용신안권이라는 강력한 무기로써 경업자들과의 경쟁에서 앞서 나갈 수 있으며, 실용신안권을 이전하거나, 실시권 또는 질권을 설정하는 등의 재산적인 수익 행위까지도 법적으로 보장됨으로써 유체재산과는 대별되는 실용신안 고안이라는 무형의 재산에 대한 지배권능이 효율적으로 실현될 수 있습니다.

 

실용신안 등록을 받을 수 있는 사람

원칙적으로 고안자는 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 갖습니다. 다만, 고안자가 아닌 경우라 해도 고안자로부터 적법한 절차에 의해 등록받을 수 있는 권리를 승계 받은 자는 실용신안을 받을 수 있는 권리를 갖습니다.

 

실용신안 등록요건

독창적 사상이고 자연법칙을 이용한 것으로 기술적 효과를 낼 수 있고 산업상 이용할 수 있는 기술이 실용신안을 받을 수 있습니다. 출원고안이 갖추어야 할 요건으로는 발명의 성립성, 산업상 이용가능성, 신규성, 진보성 등의 법정된 등록요건에 부합되어야 합니다. 그러나 실용신안의 경우에는 특허에서 요구하는 진보성 요건보다는 그 기준이 낮습니다. 따라서 실용신안을 소발명이라고 부르기도 합니다.

 

고안의 종류에 따라, 구체적으로 그 등록요건에는 약간씩 차이가 있으므로, 고안마다 등록요건에 부합하고 있는지는 개별적으로 판단해야 합니다. 한편, 실용신안출원에 앞서 고안의 출원타당성 검토 및 선행기술 존재 여부에 대한 자료조사를 통해서 어느 정도 실용신안 등록가능성이 인정되는 경우에 한하여 실용신안출원하는 것이 바람직하다.

 

실용신안 출원시에 필요한 자료

실용신안출원서, 명세서, 도면, 위임장, 수수료, 사업자등록증, 고안자 인적사항

 

실용신안 출원 심사

실용신안출원된 모든 고안에 대해 심사가 개시되는 것은 아니다. 출원된 고안에 대해서 심사청구가 있는 경우에 한하여 그 심사청구된 순위에 따라 심사가 개시된다.

 

출원인은 심사관이 지적한 거절이유를 극복하기 위해서 의견서, 보정서, 분할, 변경출원 등의 사후적인 절차를 밟음으로써 지적된 거절이유를 극복하기 위한 노력이 필요합니다. 이러한 거절이유를 극복하기 위한 출원인의 노력에도 불구하고 실용신안요건에 부합되지 않는 요소가 해소되지 않은 경우에는 심사관은 심사의 최종처분의 하나인 거절결정을 합니다.

 

이에 대해 출원인은 심판, 특허법원, 대법원에 순차적으로 불복할 수 있습니다. 이와 달리, 심사관의 심사결과 실용신안출원발명이 일정한 방식과 절차에 따라 출원되었고, 더 이상의 거절이유를 발견할 수 없는 경우에는 등록결정을 하게 됩니다.

 

실용신안 등록

심사관의 등록결정 처분이 있고, 3개월 내에 실용신안권 설정등록료를 납부하면, 특허청장은 직권으로 설정등록을 하며, 이로써 실용신안권이 발생합니다.

 

실용신안권 설정등록료를 추납기간을 포함한 법정 납부기간 납부하지 않은 경우에는 실용신안출원은 포기한 것으로 간주되므로, 실용신안권 설정등록료 납부에 각별한 주의가 요망된다.

 

실용신안권의 유지를 위한 연차료 납부

4년차 등록료부터는 새로운 연차가 시작되기 전에 권리자가 등록료를 자진 납부하여야 합니다.

 

권리존속 기간

출원일로부터 10년

상표의 개념

상표법상 상표의 개념

상표란 자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장(標章)을 말하며(제2조제1항제1호), 표장이란 ‘기호, 문자, 도형, 소리, 냄새, 입체적 형상, 홀로그램·동작 또는 색채 등으로서 그 구성이나 표현방식에 상관없이 상품의 출처(出處)를 나타내기 위하여 사용하는 모든 표시’를 말합니다(제2조제1항제2호).

 

상표법상의 상품에는 지리적 표시가 사용되는 상품의 경우를 제외하고는 서비스 또는 서비스의 제공에 관련된 물건을 포함합니다. 이는 2016년 개정법에서 서비스표를 상표에 통합하여 규정한 것을 반영한 것입니다.

 

또한 자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용되지 않는 표장은 상표가 아니므로 상품에 사용된 것이라 하여도 그것이 단순히 상품의 심미감을 불러 일으키게 하기 위하여 사용된 디자인이거나 자타상품식별의사와 무관한 가격표시 등은 상표법상 상표가 아닙니다.

 

광의의 상표개념으로서는 상표외에 단체표장, 증명표장, 업무표장을 포함합니다.

 

상표제도의 목적

상표제도의 목적은 상표를 보호함으로써 상표사용자의 업무상 신용유지를 도모하여 산업발전에 이바지하고 수요자의 이익을 보호함을 목적으로 합니다. (상표법 제1조)

 

상표의 기능

자타상품의 식별기능

상표를 상품에 표시하여 사용하는 경우 그 상표의 표시로 인하여 자기의 상품과 타인의 상품을 식별할 수 있는 기능입니다.

 

출처표시 기능

동일한 상표를 표시한 상품은 동일한 출처에서 나온다는 것을 수요자에게 나타내는 기능입니다.

 

품질보증 기능

동일한 상표를 표시한 상품은 그 품질이 동일한 것으로 수요자에게 보증하는 기능입니다.

 

광고선전기능

상표의 상품에 대한 심리적인 연상작용을 동적인 측면에서 파악한 것으로 상품거래사회에서 판매촉진수단으로서의 상표의 기능을 말합니다.

 

재산적 기능

상표가 갖는 재산적·경제적 가치로서의 기능으로서 상표의 재산적 기능은 상표권의 자유양도 및 사용권 설정 등을 통해 구현됩니다.

 

상표의 등록요건

인적 요건(상표등록을 받을 수 있는 자)

우리나라에서 상표권자가 될 수 있는 자격을 갖는 자(개인 또는 법인)로서, 국내에서 상표를 사용하는 자(법인·개인·공동사업자) 또는 사용하려는 자는 상표법이 정하는 바에 의하여 자기의 상표를 등록받을 수 있습니다.

 

상표권자가 될 수 있는 자격은 우리나라 국민(법인포함)은 모두 해당되며, 외국인은 상호주의원칙과 조약에 의거하여 그 자격이 결정됩니다.

 

실체적 요건

상표의 등록요건은 출원의 형식 등 절차적 요건과 상표의 구성자체가 자타상품의 식별력을 가진 것인지 부등록 사유에 해당되지 않는지에 관한 실체적 요건( 적극적 요건, 소극적 요건)으로 나누는데 상표법상 중요한 것은 실체적 요건입니다.

 

적극적 요건

상표의 가장 중요한 기능은 자타상품식별기능이기 때문에 상표로 등록되기 위해서는 우선 식별력을 가져야 합니다. 상표법상 식별력이라 함은 거래자나 일반 수요자로 하여금 상표를 표시한 상품이 누구의 상품인가를 알 수 있도록 인식시켜 주는 것을 말합니다.

일반적으로 식별력 유무의 판단은 지정상품과 관련하여 판단하고 있으며 상표법 제33조제1항 각호에서는 자타상품의 식별력이 없는 상표들로서 상표등록이 불허되는 사유를 다음과 같이 제한적으로 열거하고 있습니다.

 

소극적 요건(부등록사유)

상표가 자타상품의 식별력을 가지고 있다 하더라도 독점배타적 성질의 상표권을 부여하는 경우 공익상 또는 타인의 이익을 침해하는 경우에는 당해 상표의 등록을 배제할 필요가 있습니다. 상표법 제34조에서는 이를 제한열거적으로 규정하고 있습니다.

 

상표의 인접개념

상표와 상호

상표는 자타상품을 식별하기 위하여 상품에 부착하는 표장으로서 상품의 동일성을 표시하는 기능을 가지는 것이나, 상호는 상인(법인·개인)이 영업상 자기를 표시하는 명칭으로서 영업의 동일성을 표시하는 기능이 있습니다. 즉, 상호는 상인이 영업에 관하여 자기를 표시하는 명칭으로서 인적 표지의 일종이며, 문자로 표현되고 호칭되며 회사기업의 경우 상호의 사용은 강제적이지만, 상표는 자타상품을 식별하는 기호로서 문자뿐만이 아니라 기호, 문자, 도형 등과 이들의 결합 또는 이들과 색채의 결합으로 구성될 수 있으며, 상표의 사용에 있어서는 강제성이 없다는 점이 상이합니다.

 

상표와 도메인 이름

상표는 자타상품을 식별하기 위하여 상품에 부착하는 표장이며, 도메인 이름의 경우 인터넷상 호스트컴퓨터의 주소에 해당하는 숫자로 된 주소(IP Address)에 해당하는 알파벳 및 숫자의 일련의 결합을 의미합니다. 따라서 상표의 경우 상품출처 표시의 기능, 도메인 이름의 경우 인터넷상 호스트컴퓨터의 장소표시의 기능이라는 별개의 기능에서 출발되었지만, 전자상거래의 활성화로 도메인 이름 그 자체가 상품이나 서비스업의 출처표시로서의 기능도 하게 되었으며, 타인의 상표를 부정한 목적으로 등록하여 정당한 상표권자에게 비싼 값에 되팔려는 사이버스쿼팅(Cybersquatting) 행위가 증가함에 따라 상표와 도메인 이름간의 분쟁이 증가하고 있는 추세에 있습니다.

 

원칙적으로 국내에 상표를 등록하였다고 하여 당해 상표에 상당하는 도메인 이름을 등록할 권리가 부여되지 않으며, 도메인 이름을 등록하였다고 하여 당해 상표를 등록할 권리를 부여하지는 않고 있습니다. (자세한 내용은 상표와 도메인 참조)

 

상표등록출원

1상표 1출원주의 원칙

상표등록출원은 산업자원부령이 정하는 상품류 구분 내에서 상표를 사용할 1개 또는 2개 이상의 상품을 지정하여 상표마다 출원하여야 하는데 이를 1상표1출원주의 원칙이라고 하며, 하나의 출원서로 동시에 2이상의 상표를 출원하는 것이 허용되지 않는다는 의미입니다.

 

상표를 사용할 상품의 지정

상표등록출원을 할 때에는 보호받고자 하는 상표와 아울러 상표법시행규칙 제28조의 규정에 따른 상품류 구분 및 「상품 및 서비스업의 명칭과 류구분에 관한 고시」에 따라 그 상표를 사용할 상품을 1개류 또는 다류의 상품을 지정할 수 있습니다. 상표법 시행규칙 별표에는 제1류부터 제45류까지 류구분이 명시되어 있습니다.

 

상표권의 존속기간갱신등록신청

상표권의 존속기간은 설정등록일로부터 10년이나 10년간씩 몇 번이고 계속하여 갱신할 수 있으므로 상표권은 반영구적인 권리입니다.

상표권의 존속기간을 갱신하고자 할 경우에는 상표권의 존속기간 만료 전 1년 이내에 상표권 존속기간갱신등록신청을 하여야 하며, 존속기간이 만료된 후라도 6개월이 경과하기 이전에는 상표권의 존속기간갱신 등록신청을 할 수 있으나 일정액의 과태료를 납부하여야 합니다.

 

상표의 사용권제도

전용사용권

상표권자는 타인에게 상표권에 관하여 전용사용권을 설정할 수 있으며, 전용사용권자는 설정행위로 정한 범위 내에서 지정상품에 관한 등록상표를 사용할 권리를 독점하게 됩니다.

따라서 전용사용권자는 상표권자와 마찬가지로 타인이 등록상표와 동일하거나 이와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일하거나 이와 유사한 상품에 사용하는 등의 권리침해에 대하여 금지 또는 예방을 청구할 수 있습니다. 또한 상표권자의 동의를 얻어 그 전용사용권을 타인에게 이전하거나 통상사용권을 설정할 수 있습니다.

전용사용권의 설정·이전 등은 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없으며(등록은 제3자 대항요건), 전용사용권자는 등록상표를 사용하는 상품에 자기의 성명 또는 명칭을 표시하여야 합니다.

 

통상사용권

상표권자 또는 전용사용권자는 타인에게 그 상표권에 관하여 통상사용권을 설정할 수 있으며, 통상사용권자는 설정행위로 정한 범위 내에서 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 가지게 됩니다.

또한 상표권자 및 전용사용권자의 동의를 얻어 그 통상사용권을 타인에게 이전할 수 있습니다.

통상사용권의 설정·이전 등은 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없으며(등록은 제3자 대항요건), 통상사용권자는 등록상표를 사용하는 상품에 자기의 성명 또는 명칭을 표시하여야 합니다.

또한 통상사용권자는 지정상품에 등록상표를 사용할 권리만 가지므로 권리침해에 대한 금지청구권은 없으며, 상표권자나 전용사용권자만이 권리침해에 대한 금지청구 등을 할 수 있습니다.

 

상표권자의 보호

상표권의 효력

상표를 등록할 경우 상표권자는 적극적으로 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점하는 독점권과 타인이 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용하는 경우 그 사용을 금지할 수 있는 금지권을 행사할 수 있으며 아울러 타인이 자기의 등록상표 또는 등록상표와 유사한 상표를 사용하는 등 상표권을 침해하는 경우 상표권자는 그 자를 상대로 하여 침해금지청구권·손해배상청구권 등을 행사할 수 있는 소극적인 효력을 갖습니다.

 

상표권의 침해로 보는 행위

상표권은 상표권자만이 등록상표를 지정상품에 관하여 사용할 권리를 독점하므로 상표권자 이외의 자가 정당한 권한 없이 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 경우는 물론 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용할 목적이나 사용하게 할 목적으로 교부·판매·위조·모조 또는 소지하는 행위인 예비적 행위도 상표권을 침해하는 것으로 규정하고 있습니다

 

상표권침해에 대한 구제방법

상표권은 상표권자만이 등록상표를 지정상품에 관하여 사용할 권리를 독점하므로 상표권자 이외의 자가 정당한 권한 없이 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 경우는 물론, 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용할 목적이나 사용하게 할 목적으로 교부·판매·위조·모조 또는 소지하는 행위인 예비적 행위도 상표권을 침해하는 것으로 간주하고 있습니다. 상표권 침해에 대한 구제수단은 다음과 같이 분류됩니다.

 

①민사적 구제 : 침해금지청구권, 손해배상청구권, 가처분, 가압류, 신용회복조치 청구 등

②형사적 구제(비친고죄) : 침해죄, 몰수 등

③행정적 구제 : 위조상품의 단속, 세관에 의한 국경조치, 산업재산권 분쟁조정제도 등

 

11. 상표등록 출원시 필요한 서류

상표도안, 지정상품, 위임장, 수수료, 출원인의 인적사항

디자인

디자인의 정의

디자인이란 물품의 형상, 모양, 색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것을 말한다.

 

디자인에는 “물품의 부분”에 및 “글자체”의 디자인이 포함된다.

 

디자인의 대상이 되는 물품

물품이란 하나로서 독립적으로 거래될 수 있으며 구체적인 형태를 갖춘 동산을 말한다.

 

부동산일지라도 “버스 승강장” 또는 “조립식 교량” 등과 같이 반복적으로 생산할 수 있고 이동이 가능하며 독립거래의 대상이 되는 것은 물품으로 인정된다.

 

“한글 글자체” 또는 “숫자 글자체” 등과 같이 기록, 표시 또는 인쇄 등에 사용하기 위하여 공통적인 특징을 가진 형태로 만들어진 한 벌의 글자꼴도 물품에 해당한다.

 

디자인등록의 요건

디자인등록을 받을 수 있는 자

① 디자인을 창작한 사람 또는 그 승계인은 디자인등록을 받을 수 있다.

② 특허청 또는 특허심판원의 직원은 상속 또는 유증의 경우를 제외하고는 재직 중 디자인등록을 받을 수 없다.

③ 2명 이상이 공동으로 디자인을 창작한 경우에는 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 공유한다.

 

공업상 이용 가능성

① 공업적 생산방법으로 동일한 디자인의 물품을 반복하여 다량으로 생산할 수 있는 것을 말한다.

② 공업적 생산방법에는 기계공업적 생산방법 및 수공업적 생산방법이 포함된다.

 

신규성

① 신규성이란 디자인등록출원을 하려는 디자인이 그 출원 전에 공중에게 알려지지 않은 상태를 말한다.

② 다음의 어느 하나에 해당하는 디자인과 동일하거나 유사한 디자인은 신규성이 없다.

㉠ 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 것

㉡ 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재된 것

㉢ 국내 또는 국외에서 전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있게 된 것

 

디자인등록출원의 심사절차를 도표로 표시하면 다음과 같습니다.

창작성

① 창작성이란 어떤 디자인이 다른 디자인과 객관적으로 명확하게 구별되는 정도를 말한다.

② 출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 다음의 어느 하나에 기초하여 쉽게 창작할 수 있는 디자인은 창작성이 없다.

㉠ 국내 또는 국외에서 공지된 디자인

㉡ 국내 또는 국외에서 널리 알려진 디자인

㉢ 국내 또는 국외에서 널리 알려진 형상, 모양, 색채 또는 이들의 결합

 

디자인등록 출원시 구비서류

디자인등록의 대상이 되는 물품의 도면 또는 사진(6면도+사시도), 위임장, 수수료, 수수료 감면용 원천징수이행상황신고서, 사업자등록증, 발명자 인적사항

 

설정등록

심사관의 등록결정 처분이 있고, 일정기간 내에 디자인권 설정등록료를 납부하면 특허청장은 직권으로 설정등록을 하며, 이로써 디자인권이 발생합니다.

 

설정등록료를 추납기간을 포함한 법정 납부기간 납부하지 않은 경우에는 디자인등록 출원은 포기한 것으로 간주되므로, 디자인권 설정등록료 납부에 각별한 주의가 요망됩니다.

 

등록신청 절차

최초 3년분 등록료 납부 - 최초 3년분의 등록료를 등록결정서를 받은 날로부터 3개월 내에 특허청 등록과에 납부해야 디자인이 등록됩니다.

 

디자인권

디자인권의 발생 및 존속기간

① 디자인권은 설정등록에 의하여 발생한다.

② 디자인권은 설정등록한 날부터 발생하여 출원일부터 20년이 되는 날까지 존속한다.

③ 관련디자인으로 등록된 디자인권의 존속기간 만료일은 그 기본디자인의 디자인권의 존속기간 만료일과 같다.

 

디자인권의 효력

① 디자인권자는 업으로서 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 실시할 권리를 독점한다.

② 디자인권에 대하여 타인에게 전용실시권을 설정한 때에는 디자인권자는 실시할 권리가 없다.

 

디자인권자의 보호

권리침해에 대한 금지청구권

① 디자인권자 또는 전용실시권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다.

② 디자인권자 또는 전용실시권자는 침해행위를 조성한 물품의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거, 그 밖에 침해의 예방에 필요한 행위를 청구할 수 있다.

 

권리침해에 대한 손해배상청구권

① 디자인권자 또는 전용실시권자는 고의나 과실로 자기의 디자인권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 입은 손해의 배상을 청구할 수 있다.

② 디자인권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다.

③ 비밀디자인으로 등록된 디자인권이나 그 전용실시권을 침해한 경우에는 과실이 있는 것으로 추정하지 않는다.

 

침해죄

① 디자인권 또는 전용실시권을 침해한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다.

② 침해죄에 대하여는 권리자의 고소가 있어야 공소를 제기할 수 있다.

PCT 국제출원이란

해외출원의 필요성

특허독립(속지주의)의 원칙상 각국의 특허는 서로 독립적으로 반드시 특허권 등을 획득하고자 하는 나라에 출원을 하여 그 나라의 특허권 등을 취득하여야만 해당국에서 독점 배타적 권리를 확보할 수 있다. 따라서 한국에서 특허권 등의 권리를 취득하였더라도 다른 나라에서 권리를 취득하지 못하면 그 나라에서는 독점 배타적인 권리를 행사할 수가 없다. 이러한 1국 1특허의 원칙 때문에 해외에서의 특허권 획득을 위해서는 별도의 해외출원이 필요하며, 해외출원을 하는 방법에는 전통적인 출원방법과 PCT 국제출원방법으로 대별된다.

※ PCT : Patent Cooperation Treaty(특허협력조약)의 약자

 

해외출원의 방법

전통적인 출원방법(Traditional Patent System)

특허획득을 원하는 모든 나라에 각각 개별적으로 특허출원하는 방법으로 Paris루트를 통한 출원이라고도 한다. 다만, 선(先) 출원에 대한 우선권을 주장하여 출원하는 경우 선출원의 출원일로부터 12개월 이내에 해당 국가에 출원하여야 우선권을 인정받을 수 있다.

 

PCT에 의한 출원방법(PCT System)

국적국 또는 거주국의 특허청(수리관청)에 하나의 PCT출원서를 제출하고, 그로부터 정해진 기간 이내에 특허획득을 원하는 국가(지정(선택)국가)로의 국내단계에 진입할 수 있는 제도로 PCT국제출원의 출원일이 지정국가에서 출원일로 인정받을 수 있다. 다만, 선(先) 출원에 대한 우선권을 주장하여 출원하는 경우 선출원의 출원일로부터 12개월 이내에 PCT국제출원을 하여야 우선권주장을 인정받을 수 있다.

 

PCT 국제출원제도의 장단점

PCT 국제출원시 장점

① 출원일인정요건이 간편

한번의 PCT국제출원으로 다수의 가입국에 직접 출원한 효과를 얻을 수 있기 때문에 개별 나라마다 일일이 출원해야 하는 번거로움을 덜어준다.

 

② 특허획득 가능

특허를 받고자 하는 나라의 특허청(지정(선택)관청)의 심사에 앞서 국제조사기관의 선행기술조사(필수절차) 및 특허성에 대한 견해와 국제예비심사기관의 특허성 유무에 대한 예비심사(선택절차)를 거침으로써 특허획득 가능성을 미리 알 수 있을 뿐만 아니라 평가·보완의 기회도 가질 수 있어 특허획득에 유리하다.

 

③ 출원서 작성이 용이

한국 특허청을 통한 출원언어는 한국어, 영어, 일어이므로 다수 국가를 지정하여 PCT국제출원을 하는 경우 초기에 개별국가 언어로 된 번역문을 일일이 준비하지 않아도 되므로 편리하다.

 

④ 무모한 해외출원을 방지

발명 또는 고안을 PCT국제출원을 통하여 각 지정국 특허청에 직접 출원한 것과 같은 효력을 확보한 다음, 그 지정국의 국내단계 진입기한(우선일로부터 30개월 이내. 다만 룩셈부르크, 탄자니아, 우간다는 우선일로부터 19개월 이내에 국제예비심사를 청구한 경우에만 30개월 이내)까지 국제조사 및 예비심사보고서를 토대로 특허획득 가능성을 면밀히 검토함과 동시에 각 지정국의 시장성을 조사한 다음에 국내절차 이행여부를 결정함으로써 불필요한 비용지출 및 무모한 해외출원을 방지할 수 있다.

 

⑤ 국내단계진입시 수수료감면 향유

세계 주요특허청에서는 PCT를 통한 외국인의 국내단계진입시 자국특허수수료를 일정조건에 따라 감면해 주는 제도를 두고 있다.

 

PCT 국제출원시 단점

① PCT국제출원 비용 별도부담

PCT국제출원 비용이 별도로 소요되고, 지정국의 국내단계에 진입하는 경우에는 개별국 출원시와 동일한 비용이 추가로 필요하므로 비용부담이 가중된다.

 

② 심사절차의 이중적 진행

국제예비심사를 받았음에도 불구하고 국내단계 진입시 각국마다 새로운 심사를 받게 되므로, 심사절차가 이중적으로 진행될 가능성이 있다. 이와 달리 개별국가출원을 하였을 경우에는 각국마다 심사관이 제시하는 선행기술을 고려하여 권리범위를 보정함으로써 국가에 따라서는 의외로 큰 권리를 얻을 가능성이 있다.

 

PCT 국제출원절차와 일반해외출원절차 비교도

우선심사제도

1. 특허법은 일정한 경우 심사 청구의 순서에 관계없이 타출원에 우선하여 심사하는 우선심사제도를 두고 있다

 

특허법은 제59조 제1항에 "특허출원은 심사청구가 있는 때에 한하여 이를 심사한다"라고 규정하여 모든 특허출원을 일률적으로 심사하는 것이 아니라, 출원과는 별도로 일정기간 내에 심사 청구라는 절차를 거친 출원에 대해서만 심사를 진행시키는 심사청구제도를 채택하고 있다. 그리고 심사청구가 있으면 그 심사청구의 순서에 따라서 심사가 진행되도록 하고 있다.

 

이러한 심사청구제도는 출원마다 출원의 목적이나 경제적·기술적 가치가 동일하지 않다는 경험적 사실에 비추어 불필요한 심사를 막아 심사의 촉진을 도모하기 위한 것이다. 그러나 심사청 구제도만으로는 심사의 지연을 피할 수 없다. 현재 심사청구를 한 때로부터 심사가 완료되기까지는 대략 1~2년이 걸리는 것으로 알려져 있다.

 

특히 기술발전의 속도가 빠르고 제품의 라이프사이클이 짧은 분야의 발명인 경우에는 특허청의 심사를 거쳐 특허를 받은 시점에서는 낡은 기술이 되어 더 이상 사용되지 않는 경우가 많아서 특허를 취득하고도 특허권으로서의 가치가 거의 없는 경우도 있다. 그래서 특허법은 일정한 경우 심사 청구의 순서에 관계없이 타출원에 우선하여 심사하는 우선심사제도를 두고 있다.

2. 우선심사의 신청요건

(1) 신청대상

우선심사의 신청대상은 특허출원에 대하여 심사청구가 있는 출원으로서

- 출원공개 후 제3자가 업으로서 특허출원된 발명을 실시하고 있는 것으로 인정되는 출원과

- 긴급처리가 필요하다 고 인정되는 것으로서 대통령령이 정하는 출원에 해당하는 경우이다.

 

대통령령이 정하는 긴급처리가 필요한 출원

가. 방위산업분야의 특허출원

나. 공해방지에 유용한 특허출원

다. 수출촉진에 직접 관련된 특허출원

라. 국가 또는 지방자치단체의 직무에 관한 특허출원

마. 벤처기업육성에관한특별조치법 제25조의 규정에 의한 벤처기업의 확인을 받은 기업의 특허출원

바. 국가의 신기술개발지원사업 또는 품질인증사업의 결과물에 관한 특허출원

사. 조약에 의한 우선권주장의 기초가 되는 특허출원(당해 특허출원을 기초로 하는 우선권주장에 의하여 외국특허청에서 특허에 관한 절차가 진행 중인 것에 한한다)

아. 특허출원인이 특허출원된 발명을 실시하고 있거나 실시준비중인 특허출원

자. 전자거래와 직접 관련된 특허출원

 

(2) 신청인

특허출원이 있는 때에는 누구든지 특허청장에게 그 출원에 관하여 우선심사의 신청을 할 수 있다.

다만, 국가 또는 지방자치단체의 직무에 관한 출원의 경우에는 국가 또는 당해 지방자치단체만이 우선심사의 청구를 할 수 있다.

 

(3) 신청시기

종전에는 출원공개 후에만 우선심사를 신청할 수 있었으나, 2001년 개정된 특허법시행령에서 우선 심사신청요건 중 출원공개요건이 삭제되었으므로 우선심사의 대상에 해당하는 경우에는 언제든지 우선심사를 신청할 수 있다.

기술 거래

기술 거래의 필요성

기술의 개발에는 상당한 시간과 개발노력 및 비용이 수반되고, 그 결과물은 예컨대 도면, 모형, 제품, 컴퓨터 프로그램, Know-How등과 같은 보호받을 가치가 있는 창작물로 축적, 생성되며, 특히 그 중에서 기술 아이디어는 산업재산권(특허, 실용신안, 의장)으로 재산적 가치 및 독점 배타적 권리로 인정받을 수 있다.

 

선발업체의 경우에는 기술선점을 통한 시장지배를 위해 막대한 연구개발비용을 투입하여 신 기술, 신제품을 개발하고 있고, 이와 아울러 산업재산권으로도 출원, 등록받아 우월적인 입장을 구축하고 있다.

 

그러나 후발업체의 경우에는 자체적으로 그러한 기술의 확보, 시험, 평가에 소요되는 많은 비용과 시간 및 Risk에 부담을 갖고 있고, 설사 개발하였다 하더라도 그 제품 또는 기술에 대한 신뢰성, 시장성에 자신이 없는 경우가 많아, 선발업체와 공동으로 개발하거나 이미 선발업체가 개발하여 검증해놓은 기술을 매입하여 제품을 생산하는 편을 택하기도 한다.

 

한편, 선발업체의 경우에는 후발업체에 기술제휴, 기술지원 등을 제공하고, 이를 통하여 얻은 수익으로 그간의 개발, 투자비용을 회수하여 경영에 기여토록 하거나 이를 새로운 연구개발에 재투자하는 효과를 거둘 수도 있다.

 

결국, 선발업체와 후발업체의 상호간의 이해관계에서 자연스럽게 기술거래(기술이전 : Technical License)가 이루어지고, 또한 최근에는 국가나 정부기관의 정책적인 이유에서 기술거래를 중점적으로 활성화하려는 노력이 이루어지고 있다.

 

기술거래의 구분

기술거래(기술이전)에는 기술도입(Licensing-in)과 기술수출(Licensing-out)로 크게 나눌 수 있고, 그 대상은 통상 산업재산권의 범위에 포함되는 권리(특허, 실용신안, 의장, 상표) 및 기술이 주체가 되고, 이에는 Know-How(기술비결, 영업비밀)가 포함되기도 한다.

 

기술도입(Licensing-in)

신기술의 도입으로 새로운 사업을 전개하여 사업의 기반을 구축하고자 하는 것이 첫째 목적이고, 나아가서 시장에서의 경쟁우위확보, 선진외국기업과의 제휴에 의한 기업기반을 확보하고자 하는 것이 또 다른 목적으로서, 대부분 자주 기술, 자주 제품(독자Model)의 출현을 기대하게 된다. 이에는 기업자체가 갖고 있는 환경, 조건과의 적합성을 충분히 고려하여 전략적으로 추진할 필요가 있다.

 

기술수출(Licensing-out)

통상 제조기업의 경우, 제품 속에 기술의 가치를 포함한 것을 판매함으로써 이윤을 추구하나, 외국으로 제품을 수출하는 경우 현지의 법률, 시장환경, 경제사정, 노동환경 등으로 인한 여러 Risk가 있으므로, 이를 타개하기 위한 수단으로서 적절한 상대방을 선택하여 기술 내지는 특허권을 이전하고서 자기제품의 현지유통을 꾀하던가 아니면 합작회사 또는 자회사를 설립하여 이에 기술수출을 하거나, 또는 기술 내지는 특허권만을 대가를 받고 이전하거나 실시허락을 하는 경우도 있다.

 

기술이전의 형태

특허권만의 License

특허는, 산업재산권(특허, 실용신안, 의장, 상표)중의 하나이지만, 통상 이들을 대표하는 명칭으로 사용되고 있는 바, 특허는 국제간의 보호를 위한 파리조약(1883)에 의하여 대부분의 국가에서 공통적인 기반을 갖고서 보호를 받고 있고, 국내외적으로 기술이전의 가장 중요한 역할을 담당하고 있다.

 

산업기술이 고도화, 복잡화하면서 특허발명의 내용만을 가지고 상업적으로 실시할 수 있는 기술은 극히 적지만, 기술 도입자 측에서 기술지도 또는 Know-How의 제공이 불필요하다고 생각하는 경우, 특허권만을 도입(매입 또는 실시허락)하는 경우이다.

 

이는, 도입자 측이 도입하고자 하는 허락기술을 소화하여 실시할 수 있는 경우에, 선진업체의 특허권을 활용하여 시장에서의 우월적 지배를 꾀하고자 하는 경우로서, 대부분 상표권의 도입, 실시허락의 경우가 많다.

 

Know-How만의 License

고도의 기술력을 필요로 하는 기술 분야에서는 특허발명의 내용만을 가지고 상업적으로 실시하기가 곤란하고, 설사 실시가능성이 실종되었다하더라도 상업화하기 위한 제반 경제적, 기술적 요소를 충족시킬 수 있는 최적의 조업조건, 즉 상업화 기술은 상당한 투자와 개발노력이 필요한 주요한 자산으로서 기술상 정보이다.

 

즉 Know-How는 특정 제품을 제조하거나 사용하거나 또는 특정 방법을 실시하기 위하여 유용한 기술적 지식, 경험, 데이터 및 기타 정보로서 이를 통해 소정의 산업 목적을 달성할 수 있는 것을 말한다. 예컨대 기술의 성격, 종류에 따라 차이가 있기는 하나, 제조(사용)를 위한 기술정보, 경험, 데이터, 설계도, 장치배관도, 공장 Layout 또 원료, 분석, 시험정보, 견본, 시작품등으로서 이를 구체적으로 특정하기 어려운 것도 있을 수 있다.

 

따라서 Know-How만의 License의 경우에는 거래되는 Know-How의 의미, 내용을 명확하게 정의하고, 특정하여 나중에 문제가 생기지 않도록 하는 것이 중요하다.

 

특허권과 Know-How의 License

선진업체와의 기술격차를 좁히기 위해서는 특허권뿐만 아니라 선진업체에서 실시하고 있는 또는 실시하였던 기술을 그대로 도입하는 경우로서 이에는 특허가 주된 요소가 되는 경우와 Know-How가 주체로 되는 경우로 나눌 수 있다.

 

현대의 산업기술은 고도한 첨단기술 뿐만 아니라 이를 지지하는 수많은 기반기술 또는 우수한 보조기술로 구성되어 있는바, 기업 스스로 이러한 모든 기술을 자체 개발하여 보유하기는 현실적으로 불가능하다고 할 수 있으므로, 특허권과 Know-How의 License의 필요성은 높아가고 있고, 이는 기업의 입장에서 전략적으로도 매우 중요한 사항이라고 할 수 있다.

 

실시허락의 종류

실시허락은 권리를 이전받는 것이 아니라 권리는 특허권자에게 보유해두고 그 특허권을 정당하게 실시할 수 있는 권한을 허락받는 것을 말하며, 허락받는 권한의 내용에 따라 전용실시권(사용권(Exclusive License)과 통상 실시권(사용권)(Non-Exclusive License)으로 구분한다.

 

전용실시권

특허권자로부터 설정계약으로 정한 범위내에서 발명을 독점하여 실시할 권한을 부여받은 것을 말하고, 특별히 약정하지 않으면 특허권자도 그 범위 내에서 실시할 수 없는 실시권이다. 여기서, 발명의 실시란 물건발명의 경우에는 그 물건의 생산, 사용, 양도(판매), 대여 등을 말하고 방법발명의 경우에는 그 방법의 사용, 물건의 제조방법 발명인 경우에는 이에 추가하여 그 제조방법에 의하여 생산된 물건의 생산, 사용, 양도(판매), 대여 등을 말하므로, 그 실시허락 내용을 정할 수 있고 또 실시지역, 기간등을 정하여 허락할 수 있다.

 

전용 실시권(사용권)은 독점, 배타적인 권한을 가지므로 실시허락의 댓가(Royalty)는 고액이다.

 

통상실시권

특허권자로부터 설정 계약으로 정한 범위 내에서, 발명을 실시할 권한만을 부여받은 것을 말하는 것으로서 허락된 실시(생산, 사용, 판매, 대여등)내용으로 일정한 지역, 기간의 범위 내에서 정당하게 발명을 실시할 권한을 가지며, 이때 특허권은 여러 사람에게 동일하거나 또는 다른 조건으로 통상 실시권을 허락할 수 도 있다.

 

기술의 평가

기술거래시에는 대가가 수반되는 데 이 대가를 결정하는 데에는 여러 가지로 고려할 사항, 형태가 있고, 이에는 이론 및 경험으로 정해지는 요소도 많다.

 

대가를 산출함에 있어서는 특정기술을 실시하여 얻을 수 있는 이익의 규모를 측정하고, 그 평가된 이익의 일정부분을 대가로 정하는 것이 일반적이지만, 무형의 기술적 자산을 경제적으로 평가한다는 것이 쉽지는 않다. 대가의 결정박식에는 여러 가지가 있으나 결과적으로 기술의 실시에 의해 생겨나는 이익에 따라 그 기술의 평가가 이루어지게 되고, 그 기술의 평가결과를 기초로 대가가 결정될 수 있는 것이다.

 

대가의 결정요소에는 대상기술의 상업적 완성도, 생산규모를 유지할 수 있는 수요, 특허기술의 완성도, 기술제공자의 기술적, 경제적 능력 및 신뢰도, 라이센스의 형태 및 범위 등 여러 가지가 있으나 참고로 현재 국내 기술평가기관에서 채택하고 있는 기술평가항목 및 사업성 평가항목은 이하와 같다.

 

기술평가 항목

기술의 수준 : 기술의 난이도, 기술의 정밀도, 기능 및 성능

기술의 활용성 : 생산방법 개선정도(공정단축 등), 품질향상 기여도

기술의 파급성 : 기술의 적용범위 및 응용성(품종, 업종)

제품생산 가능성 : 국내기술 여건 하에서 생산가능성, 양산, 자동화, 국산부품활용성

 

사업성 평가항목

시장성 : 수요 및 시장규모, 시장증가율, 수입대체효과 및 수출가능성

경쟁력 : 기존/경쟁품과의 관계, 판로 및 가격 경쟁력, 부가가치생산성

사업추진능력 : 사업자의 경력, 능력, 의지, 자금조달능력, 사업준비정도

재무구조 : 자본구성, 유동성, 수익성